当专利视图留给人们多种设计想象空间时,这份专利还站得住脚吗?

作者/ 武昭宪律师

阅读提示

想象一下,你设计了一款新颖的电容笔,笔帽拉开后有个独特的内杆造型,你满怀信心地申请了外观专利。但当竞争对手挑战你的专利时,国家知识产权局和最高人民法院却对同一张“笔帽拉开”的状态图,做出了截然相反的解读,问题出在哪?本文将结合最高人民法院作出的类案判决对上述问题进行讨论。

裁判要旨

外观设计专利视图解读_外观专利相似度达到多少侵权_专利法第二十七条第二款适用

若基于一般消费者的知识水平和认知能力,综合考虑专利视图、使用状态图以及一般常识,该外观设计专利附图所示外观设计仍然存在多种设计可能的,则可以认定外观设计专利文件未能清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。

案情简介

一、2019年10月22日,黄某某申请涉案“主动式电容笔(Z36)”外观设计专利,2020年4月24日获得授权,设计要点在于形状。

二、2022年10月19日,深圳某甲公司请求国家知识产权局宣告涉案专利全部无效,理由为涉案专利不符合专利法第二十七条第二款图片或者照片应清楚显示外观设计的规定。

三、2023年5月23日,国家知识产权局作出决定维持涉案专利权有效,认为结合本专利的各幅视图,该使用状态图已经清楚地显示了要求专利保护的产品在使用状态下的外观设计,本专利符合专利法第二十七条第二款的规定。

专利法第二十七条第二款适用_外观专利相似度达到多少侵权_外观设计专利视图解读

四、2023年9月25日,深圳某甲公司不服提起诉讼,请求撤销被诉决定,判令国家知识产权局重新作出决定。

五、北京知产法院一审认为,涉案专利为立体产品,综合附图及电容笔产品的一般消费者常识可以确定,涉案专利设计的笔身为六棱柱形,笔帽拉开为使用状态,拉开笔帽露出部分为与笔身六棱柱形相对应的直径略小的六棱柱形,涉案专利各幅视图已清楚显示使用状态时专利保护产品的外观设计,符合专利法第二十七条第二款规定。驳回深圳某甲公司诉讼请求。深圳某甲公司不服,提起上诉。

六、最高人民法院二审查明,被诉决定中存在笔误,将圆柱误作六棱柱,进而认为,涉案专利使用状态图中拉开笔帽露出部分的形状仅显示四个面,结合一般消费者认知,无法唯一确定其设计特征,无法确定该部分是六棱柱形、圆柱形或是其他设计,该部分属产品核心设计要素,显著影响整体视觉效果,其不确定性导致公众难以预判专利保护范围,违反专利法第二十七条第二款规定,撤销一审判决及国家知识产权局决定,判令国家知识产权局重新审查专利无效宣告请求。

法院判决

围绕上述争议焦点,最高人民法院在本案二审行政判决书的“本院认为”部分阐述如下:

外观专利相似度达到多少侵权_外观设计专利视图解读_专利法第二十七条第二款适用

专利法第二十七条第二款规定:“申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。”根据该条规定,判断申请人提交的有关图片或者照片是否清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计,应当以有关视图表达的产品的外观设计是否确定、保护范围是否明确为标准。对于立体产品的外观设计,有关图片或者照片满足“清楚地显示”应当符合以下条件:一是产品整体三维形状能够根据申请人提交的视图予以清楚确定;二是基于本专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,视图所表达的各设计特征应当不存在歧义,即申请人提交的视图所表达的产品各部分设计特征能够确定,不存在因表达不清楚而导致产品设计特征出现多种可能性。具体到本案,本院分析如下:

首先,专利权的保护范围应该清楚,使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵害专利权,从而既为专利权人提供有效合理的保护,又确保公众享有使用技术、通过其他方式创新技术的自由。受专利法保护的产品外观设计以其在授权公告图片或照片中的显示为准。对于立体产品的外观设计专利而言,认定其有关视图能否清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计时,如基于专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,综合考虑本专利各幅视图以及对该类产品的一般常识,产品设计特征仍然存在多种可能性的,应当认定本专利存在影响清楚表达的实质性缺陷。

其次,本专利为“电容笔”产品的外观设计,由主视图、后视图、左视图、右视图、立体图、俯视图、仰视图和使用状态图显示。电容笔为立体产品,综合观察各视图,仅有一张使用状态图显示了电容笔在使用时拉开笔帽后露出的杆状部分的具体情况。从该使用状态图中可以看出笔帽拉开后露出的杆状部分上具有跑道形状的充电口设计,但是杆状部分的形状显示不完全,本专利简要说明对该部分设计也未予以记载。基于一般消费者的知识水平和认知能力,根据本专利使用状态图,既可能将笔帽拉开露出的杆状部分判断为与笔身一致的带有一平面切面的类似圆柱形,也可能根据视图中各线条组成的平面情况判断其为六棱柱形,甚至是认为使用状态图中未露出的杆状部分还可能存在其他特殊设计。虽然国家知识产权局在被诉决定和二审中均认定露出杆状部分的形状是六棱柱形,但被诉决定中的相关认定系因存在将笔身认定为六棱柱形的笔误,二者实际使用的判断标准并不相同。被诉决定中采用的判断标准是与笔身保持一致,按照该判断标准,因笔身实际为类似圆柱形,露出杆状部分也应为类似圆柱形;二审中,国家知识产权局基于直接观察进行判断,因本专利使用状态图示出了露出杆状部分的四个面,从而认定露出杆状部分为六棱柱形。可见,国家知识产权局的前后判断标准不一致,实际上会导致结论不一致,一般消费者则更无法确定该设计特征的实际具体指向,致使该设计对应的实际产品设计存在多种可能性。

最后,本专利笔身的整体形状为电容笔类产品领域内常见的带有一平面切面的类似圆柱形,根据本专利的使用状态图,笔帽拉开后露出的杆状部分的设计相对于笔身更具有设计感,更易吸引一般消费者的注意力,该设计特征对于本专利产品的整体视觉效果具有显著影响,该设计特征存在多种可能性会导致本专利权的保护范围不清楚,进而应当认定本专利存在影响清楚表达的实质性缺陷。

综上,深圳某甲公司的上诉请求成立,应予支持。